ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: МАГИСТЕРСКИЕ, ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ
Консультационные услуги студентам
Консультационные услуги студентам
Наша компания оказывает помощь по написанию статей по предмету Гражданское право. Используем только актуальное законодательство, проекты федеральных законов, новейшую научную литературу и судебную практику. Предлагаем вам воспользоваться нашими услугами. На все выполняемые работы даются гарантии
Вернуться к списку статей по юриспруденции
ЕВРОПЕЙСКИЙ И АМЕРИКАНСКИЙ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА ПОД КОНТРОЛЕМ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ
С.В. МИХАЙЛОВ
Настоящая статья посвящена сравнению европейского и американского подходов (доктрины и судебной практики) к категории использования товарного знака под контролем правообладателя в рамках института досрочного прекращения правовой охраны неиспользуемого товарного знака. Анализируется, как рассмотренные подходы нашли отражение в российском законодательстве (п. 2 ст. 1486 Гражданского кодекса (ГК) РФ) и актуальной российской судебной практике.
Европейский подход
Категория использования товарного знака под контролем правообладателя указана европейским законодательством в § 3 ст. 15 ныне отмененного Регламента Совета ЕС о товарном знаке Сообщества от 20.12.1993 N 40/94 (далее - Регламент N 40/94) и § 2 ст. 15 действующего в настоящее время Регламента Совета ЕС о товарном знаке Сообщества от 26.02.2009 N 207/2009 (далее - Регламент N 207/2009).
В названных правовых актах записано: "Использование товарного знака Сообщества по согласию правообладателя рассматривается как использование правообладателем".
Таким образом, европейское право использует конструкцию "по согласию" (with the consent).
В европейской судебной практике прецедентным судебным актом является решение Европейского суда первой инстанции от 08.07.2004 N Т-203/02 по делу The Sunrider corp. v. OHIM - Espadafor Caba (Vitafruit) <1>.
--------------------------------
<1> См.: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=203/02&td=ALL (дата обращения: 30.10.2015).
В названном деле истец, американская компания the Sunrider corp., ссылался на то, что ответчик, OHIM (Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designes) - Европейский офис по гармонизации внутренних рынков), неправомерно отклонил заявку на регистрацию в качестве товарного знака Сообщества словесного обозначения Vitafruit. К участию в деле было привлечено третье лицо - Espadafor Caba (испанский гражданин).
Спор состоял в следующем: истец направил опубликованную в 1998 г. заявку в OHIM на регистрацию в качестве товарного знака Сообщества словесного обозначения Vitafruit по товарам, входящим в классы 5, 29 и 32 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (заключено в Ницце 15.06.1957, далее - МКТУ).
Однако Espadafor Caba заявил возражение на основании того, что он является правообладателем сходного до степени смешения товарного знака Vitafrut, зарегистрированного в 1960 г. в Испании по классам 30 и 32 МКТУ с добавочным описанием.
OHIM удовлетворил возражение, отказав в регистрации словесного обозначения Vitafruit. Американская компания подала иск об отмене отказа в регистрации в Европейский суд первой инстанции.
Среди доводов американская компания указывала, во-первых, то, что Juan Espadafor Caba, будучи физическим лицом, самостоятельно не использовал ранее зарегистрированный товарный знак, поскольку последний использовался другим лицом - компанией Industrias Espadafor SA, являющейся юридическим лицом.
Во-вторых, по мнению истца, оппонент не доказал, что согласие на использование ранее зарегистрированного товарного знака было получено от него как правообладателя для целей § 3 ст. 15 Регламента N 40/94.
Согласно § 1 ст. 15 Регламента N 40/94 (эта же норма в действующем Регламенте N 207/2009), если правообладатель в течение пяти лет, следующих за регистрацией, не стал эффективно использовать товарный знак Сообщества на территории Сообщества в отношении товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, или такое использование было прервано на непрерывный пятилетний период, товарный знак Сообщества подвергается санкциям, установленным Регламентом, если нет соответствующих причин, оправдывающих неиспользование.
Американская компания сослалась в своем иске на вышеуказанную норму, что допускается законодательством Европейского союза, в отличие, например, от российского законодательства.
Кроме того, в § 2 ст. 43 Регламента N 40/94 (§ 2 ст. 42 Регламента N 207/2009) содержится норма, накладывающая по запросу заявителя на правообладателя (подателя возражения против регистрации товарного знака Сообщества) обязанность представить доказательства эффективного использования ранее зарегистрированного на территории Сообщества товарного знака (противопоставленного товарного знака) в течение пятилетнего периода, предшествующего подаче возражения.
Отвечая на поставленные истцом вопросы, Европейский суд первой инстанции сделал прецедентный вывод, формирующий презумпцию использования товарного знака под контролем правообладателя.
В § 25 решения суд отметил, что подразумевается очевидным, что если использование более раннего товарного знака (в том числе на счетах-фактурах Industrias Espadafor SA) было бы произведено без согласия правообладателя, то имело бы место нарушение прав на товарный знак, поэтому, исходя из обычного хода событий, не в интересах компании Industrias Espadafor SA раскрывать перед правообладателем (Juan Espadafor Caba) доказательства такого использования. Следовательно, маловероятно, что правообладатель товарного знака будет в состоянии представить доказательства того, что товарный знак был использован против его воли.
Кроме того, Европейский суд первой инстанции указал, что истец в ходе досудебного рассмотрения дела в OHIM не оспаривал, что компания Industrias Espadafor SA использовала товарный знак по согласию правообладателя. Документы, представленные в OHIM истцом в ходе досудебного разбирательства дела, позволяют суду сделать заключение, что истец не обращал внимания OHIM на факт того, что товарный знак использовался третьим лицом, а также на то, что он выражает сомнения относительно согласия правообладателя на такое использование.
Данный вывод Европейского суда первой инстанции широко используется OHIM и европейскими судами по вопросу применения категории использования товарного знака под контролем правообладателя <2>.
--------------------------------
<2> См., напр.: Decision of OHIM N R 1285/2011-1; Decision of OHIM on Opposition N B 2 250 739 // База данных Darts-ip. URL: http://darts-ip.com (дата обращения: 30.10.2015).
Приведем еще одно интересное дело из европейской судебной практики. В § 15 решения Европейского суда от 17.10.1990 по делу SA CNL-Sucal v. Hag GF AG N C-10/89 сказано, что решающим обстоятельством является отсутствие согласия (consent) правообладателя (немецкой компании) на распространение его товарного знака на территории другого государства Европейского сообщества (Бельгии) компанией, которая экономически и юридически независима от правообладателя.
Суть спора в том, что до Второй мировой войны немецкая компания Hag GF AG, существующая с 1908 г., открывшая процесс декофеинизации кофе, основной деятельностью которой долгое время было производство и продажа такого кофе, в 1928 г. учредила в Бельгии дочернюю компанию HAG SA, которая стала также продавать кофе без кофеина под товарным знаком HAG.
В 1944 г. бельгийское правительство экспроприировало эту компанию "как принадлежащую врагу" и продало бельгийским предпринимателям вместе с зарегистрированными в Бельгии товарными знаками. В 1971 г. компания HAG SA в результате нескольких сделок уступила товарный знак HAG, зарегистрированный в Бенилюксе, третьему лицу, компании SA CNL-Sucal, которая в 1972 г. стала ввозить в Германию декофеинизированный кофе с основным словесным обозначением HAG, на что немецкая компания подала иск с требованием прекратить использование указанного товарного знака.
Как отмечено выше, Европейский суд в решении N C-10/89 сослался на отсутствие согласия правообладателя на продвижение его товарного знака независимой (неподконтрольной) компанией, а также на то, что при системе неискаженной конкуренции, на которую ориентировано законодательство Европейского союза, залогом сохранения предпринимателем своих потребителей является поддержание качества товара, что возможно только в случае, если есть различительные знаки, способные в глазах потребителя идентифицировать товары и услуги именно этого предпринимателя. Для того чтобы товарный знак мог выполнять эту функцию, он должен гарантировать, что все маркированные им товары произведены под контролем одного предпринимателя, несущего ответственность за качество соответствующего товара (§ 13).
При этом суд определил, что главной функцией товарного знака является предоставление потребителю гарантии идентичности происхождения маркированного товарным знаком товара и возможности отличить без введения в заблуждение потребителя этот товар от товара, имеющего другое происхождение (§ 14) <3>.
--------------------------------
<3> См.: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=10/89&td=ALL (дата обращения: 30.10.2015).
Интересно отметить, что выводы Европейского суда созвучны современной американской теории товарного знака, хотя практические различия значительны.
Американский подход
Американский Закон Лэнхема о товарных знаках (15-й раздел Свода законов США) (далее - Закон Лэнхема) <4> в ст. 1055 указывает, что если зарегистрированный товарный знак или знак, находящийся в процессе регистрации, используется или может быть использован законно родственной компанией, то такое использование действует в интересах правообладателя или заявителя регистрации и не влияет на действительность такого знака или его регистрации при условии, что товарный знак не используется с тем, чтобы ввести кого-либо в заблуждение. Если первое использование товарного знака контролируется правообладателем или заявителем регистрации в отношении характера и качества товаров или услуг, такое первое использование действует в интересах правообладателя или заявителя регистрации товарного знака с учетом обстоятельств дела.
--------------------------------
<4> US Trademark Law. URL: http://uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf (дата обращения: 06.11.2015).
Статья 1127 Закона Лэнхема дает определение термина "родственная компания", согласно которому это любое лицо, чье использование товарного знака контролируется правообладателем в части характера и качества товаров или услуг, в отношении или в связи с которыми этот товарный знак используется.
Таким образом, американский закон при определении условий использования товарного знака правообладателя другим лицом использует термин "контроль" (control).
До принятия Закона Лэнхема в 1946 г. американские суды практически не признавали лицензионные соглашения, поскольку руководствовались доктриной происхождения товарного знака.
Согласно названной концепции основными функциями товарного знака являлись:
- определение и однозначное установление происхождения товара или услуги, которые товарный знак представляет;
- гарантирование качества товара или услуги;
- обеспечение соответствующему товару или услуге наиболее мощного рекламного инструмента <5>.
--------------------------------
<5> См.: Wortmann J.A. Trademark licensing and use by related companies // The Trademark Reporter. 1954. Vol. 44. P. 1257 - 1258.
Из такой посылки следовал вывод о том, что лицензирование как таковое противоречит природе товарного знака, поскольку основной функцией товарного знака является удостоверение в глазах потребителя происхождения товара от конкретного производителя.
Итак, судебная практика США до 1946 г. исходила из того, что предоставить право использования товарного знака можно только с предоставлением права использования предприятия, на котором производится маркируемый соответствующим знаком товар.
Эволюцию понимания категории товарного знака и его функций наглядно показывает изменение определения товарного знака в английском праве.
Закон Англии о товарных знаках 1938 г. требовал использования товарного знака или предложения по его использованию применительно к товарам, с тем чтобы обозначать связь между товарами и лицом, управомоченным использовать соответствующий товарный знак.
Логическим следствием такого определения был вывод о том, что товарный знак является чем-то отличным от того, что он обозначает. Практическая непригодность такого подхода ярко проявилась в судебном деле об отказе в регистрации оригинальной формы бутылочки "Кока-Колы" в 1986 г., поскольку английская заявка была отклонена патентным ведомством и судами с указанием на то, что это попытка зарегистрировать "товар сам по себе" в качестве товарного знака.
Дефиниция товарного знака, указанная в ст. 1 Закона Англии о товарных знаках 1994 г., теперь шире: в соответствии с ней товарным знаком является любое обозначение, способное быть представленным графически, отличающее товары или услуги одного предприятия от другого. Считается, что такое определение позволяет регистрировать и формы товаров, и теоретически даже звуки и запахи <6>.
--------------------------------
<6> См.: Hart T., Fazzani L., Clark S. Intellectual Property Law. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 2009. P. 79 - 80.
Возвращаясь к американской практике, следует отметить, что после судебных актов, признавших в некоторых случаях возможность лицензий по товарным знакам (например, изготовление лицензиатом товара из сырья или компонентов лицензиара-правообладателя), Закон Лэнхема в 1946 г. ввел в силу господствующую до настоящего времени доктрину контроля качества, суть которой состоит в том, что лицензионные соглашения в отношении товарных знаков как таковые юридически возможны, но при условии, что в них будет установлена обязанность правообладателя (лицензиара) контролировать качество производимого другим лицом (лицензиатом) товара, который маркируется знаком правообладателя.
При этом такие условия должны быть жесткими, эффективно обеспечивающими контроль качества товара, предусматривать, например, график проверок или поставку правообладателем лицензиату составных частей товара. В этом плане показательна лицензионная практика компании "Кока-Кола": сам напиток до сих пор полностью не производится лицензиатами самостоятельно. В связи с отмеченным лицензионные соглашения американскими юристами и бизнесменами понимаются преимущественно как франчайзинговые соглашения.
В дальнейшем, в том числе с учетом давления антимонопольного законодательства, судебная практика США пришла к выводу о том, что доктрина контроля качества, благодаря которой в США возникло лицензирование товарных знаков, допускает свободное лицензирование само по себе, а контроль качества состоит в мероприятиях правообладателя (проверки, стандарты и т.д.), обеспечивающих не достижение высокого качества как такового, а соответствие качества товара, производимого (в том числе полностью) другим лицом, качеству оригинального товара правообладателя <7>.
--------------------------------
<7> См.: Gillespie N. Licensing and the "Related Companies" Doctrine // Journal of Contemporary Legal Issues. 2001. Vol. 12. P. 209.
Конечно, все такие отношения по контролю качества товара в основном были договорными (либо франчайзинг, либо лицензия), причем "голой лицензией" (naked license) считалось и считается лицензионное соглашение, в котором либо вовсе нет условий о контроле качества, либо они признаны, по мнению суда, недостаточными. В любом случае лицензионные соглашения, предусматривающие контроль качества, но не исполнявшиеся сторонами, также признаются судами "голыми лицензиями" <8>.
--------------------------------
<8> См.: Doll A.E. Trademark Licensing: Quality Control // Journal of Contemporary Legal Issues. 2001. Vol. 12. P. 204.
Иными словами, условия о контроле качества товара по лицензионному или франчайзинговому договору являются существенными условиями договора. При этом такие условия обязательно должны исполняться сторонами.
Вместе с тем, если с правообладателем не было оформлено лицензионного договора, но мероприятия по контролю качества проводились интенсивно, американский суд вряд ли придет к выводу о возникновении состояния "голой лицензии" и заброшенности товарного знака правообладателем <9>.
--------------------------------
<9> См.: Там же.
В противном случае в соответствии со ст. 1127 Закона Лэнхема установление судом факта "голой лицензии" означает для правообладателя, что он забросил (abandoned) свой товарный знак, не использует его, и это влечет согласно ст. 1064 Закона прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.
Кроме того, в любом споре о нарушении исключительного права на товарный знак всякий ответчик, согласно подп. 2 п. "b" ст. 1115 Закона Лэнхема, получает право на возражение иску указанием на то, что правообладатель забросил свой товарный знак.
Между тем только в исключительных случаях допускается бездоговорное использование под контролем правообладателя. Например, одним из таких вариантов является наличие между правообладателем и другим лицом юридических отношений, по которым правообладатель имеет организационно-правовую возможность реально контролировать качество товара, выпускаемого другим лицом. Прежде всего под такими правоотношениями понимаются отношения корпоративного контроля внутри группы лиц.
Возвращаясь к существу категории товарного знака, можно отметить, что появляются новые раскрывающие его теории. Например, есть американская доктрина о том, что любой сильный, раскрученный или рекламируемый товарный знак создает для своего товара или услуги самостоятельный рынок, на котором товар получает конкурентное, монопольное преимущество.
Хотя эта теория получила судебное подтверждение, есть еще более современные доктрины, но все-таки господствующее значение в судебной практике США имеет современное понимание доктрины индикации происхождения <10>.
--------------------------------
<10> См.: Wortmann J.A. Op. cit. P. 1258.
Современное понимание этой доктрины связывает ее с защитой публичного интереса, выраженного в доктрине контроля качества (иногда ее также называют доктриной related companies), согласно которой главной функцией товарного знака является подтверждение качества товара в глазах потребителя путем удостоверения источника его происхождения <11>.
--------------------------------
<11> См.: Gillespie N. Op. cit. P. 209; Doll A.E. Op. cit. P. 203 - 204.
Так, согласно ст. 1127 Закона Лэнхема термин "товарный знак" включает в себя любое слово, имя, символ или изображение, или любую их комбинацию:
1) используемые лицом, или
2) которые лицо имеет добросовестное намерение использовать в коммерческих целях и зарегистрировать в установленном Законом порядке, чтобы идентифицировать и отличать свои товары, в том числе и уникальные, от товаров, которые производятся или продаются другими, и указывать источник товаров, даже если источник товаров неизвестен.
Как отмечено выше, аналогичное понимание категории товарного знака и его главной функции сформировано и Европейским судом по делу SA CNL-Sucal v. Hag GF AG.
Что касается различительной функции, то в литературе отмечается, что имеется в виду не конкретное лицо, производящее товар или его местонахождение, а предоставление потребителю уверенности в том, что обозначенные единым товарным знаком товары имеют один и тот же источник <12>.
--------------------------------
<12> См.: Матели П. Новое французское законодательство по товарным знакам. Кн. 1. Душанбе, 1998. С. 50.
Российский подход
Как отмечено в п. 2 ст. 1486 Гражданского кодекса (ГК) РФ, использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.
При этом согласно п. 2 ст. 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в Марракеше 15.04.1994, вступило в силу для Российской Федерации 22.08.2012; далее - Соглашение ТРИПС) использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака.
Таким образом, поскольку российская правовая система не входит непосредственно в систему Европейского союза, а также в связи с тем, что российский законодатель использует термин "под контролем", очевидно, списав его из текста Соглашения ТРИПС, можно сделать поспешный вывод о том, что российская судебная практика должна, применяя положения п. 2 ст. 1486 ГК РФ, оглядываться на американскую доктрину.
Вместе с тем Соглашение ТРИПС определяет только минимальные стандарты правовой охраны, которые национальное законодательство вправе расширить по своему усмотрению.
Как отмечено в п. 1 ст. 1 Соглашения ТРИПС, члены Всемирной торговой организации могут, но не обязаны предоставлять в своих национальных законах более широкую охрану, чем требуется по названному Соглашению, при условии, что такая охрана не противоречит положениям этого Соглашения <13>.
--------------------------------
<13> Именно это обстоятельство подчеркнули, объясняя отсутствие нарушений европейскими странами правил ВТО по пониманию и применению категории использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя, Н. Руйе (Nicolas Rouiller, Швейцария), адвокат, д-р юрид. наук, профессор, а также Т. Вестфаль (Dr. Thomas Westphal, Германия), дипломированный биолог, канд. естеств. наук, патентный поверенный Германии и Европейский патентный поверенный, партнер "Главе-Дельфс-Молль", на заседании 29.06.2015 рабочей группы НКС при Суде по интеллектуальным правам. См. URL: http://ipc.arbitr.ru/node/13737 (дата обращения: 06.11.2015).
Соответственно, более широкий объем охраны предусмотрен п. 2 ст. 1486 ГК РФ.
Кроме того, при обсуждении на заседании рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам вопроса по применению категории использования товарного знака под контролем правообладателя юристы, участвовавшие в разработке положений части четвертой ГК РФ, пояснили, что, несмотря на использование в тексте п. 2 ст. 1486 Кодекса термина "контроль", воля законодателя состоит в том, что расширение объема охраны по сравнению с п. 2 ст. 19 Соглашения ТРИПС означает, что правовым основанием использования другим лицом товарного знака правообладателя является согласие последнего. Следовательно, логично, чтобы российская судебная практика ориентировалась на европейский подход <14>.
--------------------------------
<14> В заседании рабочей группы НКС при Суде по интеллектуальным правам 29.06.2015 приняли участие Е.А. Павлова, начальник отдела Исследовательского центра частного права при Президенте РФ, заведующий кафедрой интеллектуальных прав РШЧП, канд. юрид. наук; В.О. Калятин, профессор РШЧП, главный юрист по интеллектуальной собственности ОАО "Роснано", канд. юрид. наук. См. URL: http://ipc.arbitr.ru/node/13737 (дата обращения: 06.11.2015).
Действующие нормативные положения позволяют сделать некоторые выводы.
ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем, лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя.
По смыслу п. 2 ст. 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.
Под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле (согласию) правообладателя. Такой подход соответствует именно европейской доктрине и судебной практике по категории использования товарного знака под контролем правообладателя.
По общему правилу воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 Кодекса), договор простого товарищества (глава 55 Кодекса), договор подряда (глава 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (глава 38 Кодекса), предварительный договор (ст. 429 Кодекса), в том числе лицензионный, и др.
Вместе с тем воля правообладателя может быть установлена и при отсутствии прямого указания в договоре с третьим лицом о согласии на использование товарного знака.
Для целей п. 2 ст. 1486 ГК РФ одной воли правообладателя на использование товарного знака третьим лицом недостаточно. Должно быть доказано фактическое использование товарного знака третьим лицом в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.
В соответствии с вышеизложенным подходом судебная практика президиума Суда по интеллектуальным правам обозначила следующие правовые позиции.
1. При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли.
Эта позиция сформирована на основании выводов, указанных в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2014 N С01-148/2014 по делу N СИП-110/2013, товарный знак "Мастер Фрут" <15>.
--------------------------------
<15> Все указанные в статье судебные акты Суда по интеллектуальным правам см.: СПС "КонсультантПлюс" и "Гарант".
Следует отметить, что в данном деле истец в кассационной жалобе ссылался также на то, что предварительный лицензионный договор между правообладателем-лицензиаром и будущим лицензиатом не был зарегистрирован, что в соответствии с п. 6 ст. 1232 ГК РФ влечет его недействительность <16>.
--------------------------------
<16> Предварительный лицензионный договор был заключен до 01.10.2014, когда требование о регистрации договора о предоставлении права использования средства индивидуализации, согласно п. 3 ст. 1232 ГК РФ, было заменено требованием о регистрации предоставления права использования такого средства.
Указанное обстоятельство, по мнению заявителя кассационной жалобы, не позволяет квалифицировать использование товарного знака другим лицом как использование товарного знака под контролем правообладателя. Нужно сказать, что по спорному предварительному договору было предусмотрено право использования товарного знака будущим лицензиатом до заключения основного лицензионного договора с целью изучения и освоения рынка на территории Российской Федерации, о выплате вознаграждения и о контроле правообладателя. Это условие было реализовано последним.
Президиум Суда по интеллектуальным правам в качестве кассационной инстанции отметил, что суд первой инстанции правильно исходил из того, что положения части четвертой ГК РФ не содержат специальных правил, предусматривающих обязательность регистрации предварительного лицензионного договора на передачу права использования объекта интеллектуальной собственности и в том случае, если соответствующий основной договор подлежит государственной регистрации.
Таким образом, иное лицо вправе осуществлять использование товарного знака, если правообладатель выразил свою волю на такое использование под его контролем.
Само по себе включение в предварительный лицензионный договор положений, в которых выражена воля правообладателя на использование товарного знака будущим лицензиатом в период до заключения лицензионного договора, не противоречит принципу свободы договора, закрепленному в ст. 421 Гражданского кодекса РФ.
При установлении факта использования товарного знака под контролем правообладателя суду следовало оценить все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определить, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя и под его контролем, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли.
Таким образом, если использование спорного товарного знака другим лицом осуществляется по воле правообладателя, в том числе в случае признания несостоявшимся предоставления права использования товарного знака из-за отсутствия государственной регистрации такого предоставления, а также в случае признания недействительным или незаключенным договора, содержащего условие о предоставлении права использования товарного знака, то с учетом конкретных обстоятельств дела такое использование может быть квалифицировано как использование товарного знака под контролем правообладателя.
2. Из положений Постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2014 N С01-855/2014 по делу N СИП-198/2014, товарный знак "Кормушка", следует, что по договору подряда или возмездного оказания услуг (главы 37, 39 ГК РФ), предметом которого является изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика и (или) распространение такого товара (оказание услуг с использованием знака обслуживания), использование товарного знака другим лицом осуществляется по поручению правообладателя и в его интересах, т.е. по его воле, что соответствует п. 2 ст. 1486 ГК РФ.
3. Наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц (ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"), предполагает использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя как на основании преобладающего участия в другом лице, так и при наличии организационно-правового взаимодействия, основанного на положениях учредительных документов или условиях договора (например, положениях об исполнении другим лицом, использующим товарный знак, функций единоличного исполнительного органа правообладателя или исполнении правообладателем функций единоличного исполнительного органа другого лица, использующего товарный знак), предоставляющих возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом. При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом.
Указанный правовой подход сформирован на основании выводов, содержащихся в том числе в Постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2014 N С01-184/2014 по делу N СИП-247/2013, товарный знак "Ласточки"; от 20.05.2014 N С01-185/2014 по делу N СИП-56/2013, товарный знак "Ледяной хрусталь"; от 10.11.2014 N С01-943/2014 по делу N СИП-305/2014, товарный знак "Prosecurity".
Интересно, что в американском праве доктрина related company сама по себе возникла из необходимости признания законом возможности использования дочерней компанией товарного знака правообладателя.
В первоначальном проекте 1938 г. Закона Лэнхема было просто указано, что допускается использование товарного знака дочерней или связанной с правообладателем компанией без раскрытия термина "связанная компания" (related company).
В 1939 г. впервые появилось определение, что related company является компанией, "контролируемой корпоративным участием или договорными отношениями или другим образом".
В 1943 - 1944 гг., несмотря на то что закон не был принят, было отклонено возражение Министерства юстиции США, основанное на том, что рассматриваемая норма не ограничивает понятие связанной компании только организацией, которой полностью владеет правообладатель <17>.
--------------------------------
<17> См.: Wortmann J.A. Op. cit. P. 1258.
В 1946 г. Закон Лэнхема был принят, а термин related company был определен как любое лицо, которое законно контролирует или контролируется правообладателем товарного знака. Видно, что дефиниция все еще несет в себе "корпоративное содержание".
Как отмечено выше, современная трактовка уже полностью освободилась от корпоративной колыбели.
Related company в ст. 1127 Закона Лэнхема определяется как любое лицо, чье использование товарного знака контролируется правообладателем в отношении характера и качества товаров или услуг, в отношении или в связи с которыми этот товарный знак используется.
4. Согласно Постановлению президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2014 N С01-330/2014 по делу N СИП-193/2013, товарный знак "Perrier", в случае импорта оригинального товара и его дальнейшей реализации воля правообладателя на использование товарного знака конкретным лицом может следовать, в частности, из документов, подтверждающих обращение правообладателя в таможенный орган для внесения товарного знака в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности с определением уполномоченных импортеров, в число которых входит конкретное лицо, фактически использующее товарный знак на территории Российской Федерации.
5. Согласно Постановлению президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2014 N С01-383/2013 по делу N СИП-4/2013, товарный знак "Nextep", установлено, что администрирование доменного имени не правообладателем спорного товарного знака, а другим лицом, а также использование другим лицом товарного знака правообладателя в сети Интернет для распространения товара могут быть признаны использованием товарного знака под контролем правообладателя для целей ст. 1486 ГК РФ при наличии согласия последнего, которое может подтверждаться в том числе наличием корпоративных отношений.
6. Из положений Постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2014 N С01-596/2014 по делу N СИП-19/2014, товарный знак "Искушение", следует, что для целей ст. 1486 ГК РФ допускается использование другим лицом товарного знака под контролем правообладателя по договору простого товарищества (ст. 1041 ГК РФ), если исключительное право на товарный знак является вкладом правообладателя в общее имущество товарищей.
References
Наша компания оказывает помощь по написанию курсовых и дипломных работ, а также магистерских диссертаций по предмету Гражданское право, предлагаем вам воспользоваться нашими услугами. На все работы дается гарантия.
Навигация по сайту:
Контакты:
197839245
"Горячие" документы: